Las marcas, doble arma para los cracks: «Una mala gestin puede arruinarle la carrera»

Apenas unos meses despus de lanzar al mercado su propia marca, Tiger Woods se enfrenta a un escenario de lo ms insospechado al verse involucrado en una batalla legal con una marca de ventiladores. Se trata de una circunstancia que no por peculiar es menos significativa, pues tampoco es la primera estrella del deporte que ve cmo lo que pareca un negocio redondo se acaba tornando en un dolor de cabeza.

En este caso, el detonante del conflicto es sencillo de explicar, aunque sin quitarle al asunto un trasfondo jurdico mucho ms complejo que deber resolverse en los tribunales estadounidenses. Fue el pasado mes de septiembre cuando trascenda a los medios que Tigeraire, una empresa fabricante de productos de refrigeracin ubicada en Louisiana, haba presentado una reclamacin ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos contra Sun Day Red, la nueva firma de ropa impulsada por el golfista californiano.

Lo que sostenan desde la parte demandante es que Sun Day Red se haba «apropiado ilegalmente» del diseo de su logotipo, el cual tambin contiene un tigre saltando. Sin embargo, lejos de terminar aqu el conflicto, el equipo legal de Woods contraatacaba con otra demanda, en la que se acusaba a Tigeraire de querer beneficiarse de la situacin: «Este caso, lamentablemente, se da la vieja y trillada circunstancia de una empresa oportunista y desacertada que intenta extraer una ganancia financiera injustificada de una marca ms grande y exitosa, basndose en amenazas de acciones legales y demandas de sumas exorbitantes».

Mara Dolores Garayalde (Socia, Intellectual Property) y Rubn Cano (Asociado Snior, IPTech).

Un tema complicado que debe ser trabajado por profesionales

Para comprender las claves de este proceso, desde el bufete Baker McKenzie, a travs de Mara Dolores Garayalde (Socia, Intellectual Property) y Rubn Cano (Asociado Snior, IPTech), arrojan en MARCA ms luz al respecto: «La cuestin que se plantea aqu y tendr que examinarse es si esa marca es susceptible de crear confusin en los consumidores, respecto al origen empresarial de los productos que se comercializan. Para que se de una semejanza que sea susceptible de crear confusin deben confluir una serie de factores: la semejanza grfica, visual y conceptual. Y tambin darse una coincidencia desde el punto de vista de los productos que se comercializan.

Aqu Sunday ha solicitado una marca que se aplica a distinguir productos de clase 25, que son prendas de vestir. Tigeraire, por su parte, es titular de una marca registrada prioritaria en la clase 11, que son productos diferentes como ventiladores o aires acondicionados, por lo que no habra una coincidencia clara en el mbito aplicativo. Pero en USA, y esto es una peculiaridad del sistema americano, no slo se tiene en cuenta el registro de la marca, sino tambin el uso que de la misma se hace en el mercado. Por ello, Tigeraire alega que, sin perjuicio de tener registrada su marca en clase 11, en realidad tambin ha hecho uso de ella en el mercado para vender prendas textiles, en particular, camisetas, gorras, etctera». La cuestin que habr de dilucidarse aqu es si ese uso es incidental y a efectos meramente promocionales o responde realmente a una intencionalidad de vender productos textiles.

Por tanto, ante un caso como este, cabe preguntarse dnde est el lmite cuando se trata de logos similares. Para los expertos en propiedad intelectual a los que hemos consultado, «el lmite va ligado al riesgo de confusin que el uso de ambas marcas pueda generar en el mercado», ya que «en el caso de que se aprecie la existencia de riesgo de confusin, el registro considerar que ambas marcas no pueden convivir en el mercado». De momento, parece que a Tiger Woods le espera un enrevesado proceso legal que no estar exento de incertidumbres: «En USA, el procedimiento de oposicin es muy complejo y largo. Se configura como un autntico litigio, siendo la fase probatoria una parte importante del mismo. En cuanto a la duracin, la cuestin principal es que, como tenemos dos procedimientos en paralelo, el registro de la marca se va a poner en pausa en la oposicin gestionada ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos hasta que decida el tribunal de California sobre la accin declarativa de no infraccin interpuesta por Tiger Woods. Esto hace que sea complicado saber cunto pueden tardar, previsiblemente ms de dos aos salvo que las partes alcancen un acuerdo».

As mismo, las consecuencias para el golfista de 48 aos tambin pueden ser impredecibles: «Los efectos van a depender de la decisin que tomen tanto la oficina de registro como el tribunal de California. Si Sun Day Red registra la marca y no existe infraccin, probablemente pueda explotarla con cierta libertad. Si estamos en otro escenario, en el que hay un rechazo de la marca o se declara que hay infraccin, Tigeraire podra valorar si esto le faculta para impedir a Tiger Woods usar esa marca, o si puede reclamar daos por el tiempo que lo ha usado y dnde, porque parece que lleva usndolo meses. Estamos en la fase inicial, por lo que, ahora mismo, es un poco prematuro saber cules van a ser los prximos pasos. En este tipo de casos, no es extrao alcanzar acuerdos de coexistencia, en los que se regule el uso que ambas compaas pueden realizar de sus respectivas marcas a efectos de que no se genere riesgo de confusin en el mercado.».

Del inslito caso de Neymar al megajuicio de Beckham

Pero el de Tiger Woods no es un caso tan aislado como pudiera parecer. Y es que en las ltimas dcadas resulta habitual ver cmo los cracks crean autnticos imperios alrededor de su marca personal, algo que en ocasiones puede resultar un arma de doble filo. Un caso muy conocido en este sentido fue el que protagoniz Neymar Jnior, despus de que el empresario portugus Carlos Moreira registrase la marca ‘Neymar’ ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unin Europea (EUIPO) en 2013, antes de que el futbolista pudiese hacer lo propio, motivo por el que sus abogados ejercieron las correspondientes acciones legales para hacerse con los derechos de la marca.

Finalmente, no fue hasta 2019 cuando el Tribunal de Justicia de la Unin Europea, con sede en Luxemburgo, le dio la razn al dictaminar que esta persona haba actuado «de mala fe» y a sabiendas de la creciente popularidad con la que el jugador ya contaba en Europa por aquel entonces. De poco sirvieron los argumentos de Moreira en este caso, quien neg que dicho registro fuera con el propsito de «explotar el renombre del futbolista brasileo», sino que lo hizo «por su fontica» y asegurando que todo respondi a una «mera coincidencia» debido a su desconocimiento. El citado tribunal consider probado que esta persona tena «algo ms que un conocimiento limitado del mundo del ftbol», como tambin evidenciaba el hecho de que el mismo da que solicit el registro de ‘Neymar’ quiso tambin hacer lo mismo con la marca denominativa ‘Iker Casillas’.

Curiosamente, de verse envuelto en esta clase de litigios tampoco se libr el que podemos considerar como pionero en lo que a relaciones marca-deportista se refiere. Hablamos, cmo no, de Michael Jordan y su archiconocida firma, Air Jordan. En este caso, la noticia salt el pasado mes de diciembre, cuando los abogados de Nike decidieron demandar a Skiman LLC, una pequea empresa de ropa de esqu, por utilizar un logo similar al famoso ‘Jumpman’ tan asociado a la imagen del mtico ’23’ de los Chicago Bulls. A pesar de que la citada empresa pudo registrar sin ningn problema el logotipo en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, ni siquiera esto fue un impedimento para que el gigante deportivo llevase el asunto a los tribunales.

A pesar de que casos como los citados pueden resultar obvios a los ojos de cualquier persona, lo cierto es que hay que hilar mucho ms fino cuando se dirimen a nivel legal. De ah que pueda haber gente que se lucre registrando marcas similares a las de conocidos deportistas. Nuestros expertos en materia jurdica nos cuentan los condicionantes que pueden existir en tales casos: «Pueden darse dos circunstancias. Que solicites el registro y haya una marca que se parezca a la tuya, sin que haya mediado mala fe. Esto puede ocurrir especialmente en el caso de las marcas grficas en que los informes de anterioridades son difciles de realizar. Es complejo pero puede darse el caso de que haya coincidencia, y puede haber dos registros que se asemejen en un momento determinado. Hay otro escenario en el que al amparo de una marca conocida y con muchos seguidores, haya terceros que intenten aprovecharse del xito de la marca renombrada mediante el registro de logos que puedan parecerse buscando la asociacin por parte de los consumidores para asegurarse mayores ventas , pero son situaciones un poco diferentes. En este segundo caso, hay una intencionalidad de lucrarse. Por ello, solemos hacer hincapi en la importancia de contar con una estrategia adecuada de proteccin y defensa de la marca, para hacer frente a este tipo de situaciones.».

Como se puede comprobar, la importancia de estar bien asesorado jurdicamente suele resultar clave en estos casos. As sucedi, por ejemplo, en el de David Beckham, quien obtuvo una suculenta indemnizacin de 280 millones de euros tras demandar a 150 vendedores fraudulentos que comercializaban versiones falsas de sus productos en internet, pertenecientes a la marca DB Ventures.

No obstante, los especialistas en propiedad intelectual no conocen casos de deportistas que hayan perdido su fortuna por esta clase de circunstancias: «Seguramente haya casos en los que, por ejemplo, no se haya capitalizado adecuadamente la reputacin del deportista en la marca. La falta de una estrategia eficaz de marca puede exponer a los deportistas a situaciones de aprovechamiento por parte de terceros». No ocurre demasiado, pero no es descartable que «una mala gestin pueda arruinarle la carrera».